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1、知识产权与公司上市相关法律问题,盈科律师事务所,“流水之为物也，不盈科不行；君子之志于道也，不成章不达”盈科律师事务所成立于2001年，秉承“诚信、卓越、合作、责任”的服务理念，坚持规模化、专业化、品牌化和国际化的发展方向，目前已发展成为中国规模最大、专业服务能力最强的律师事务所之一。盈科律所荣登律界亚洲法律事务“福布斯”排行榜 斩获“年度发展最迅速的律所”大奖,声明,本资料涉及的准则规定以正式文件为准，涉及的事实以公开披露的为准。本资料涉及的政府机构、证券市场监管者、证券交易所、公司等内容，并不表明演讲者所在机构对这些单位的评价或倾向。本资料涉及的具体事例仅作为示例之目的，对这些内容的任何引
2、用或使用，其风险由引用者或使用者自行承担，与演讲者及其所在的机构无关。,背 景,一：背景介绍上市现状上市涉及的知识产权种类二、主营业务和持续盈利能力所依赖的知识产权拥有知识产权所有权拥有知识产权使用权,三、知识产权出资的相关问题知识产权出资知识产权出资额在注册资本中的比例变化 四、知识产权披露相关法律问题和法律应对法律案例,背 景,2010年我国共有62家拟上市企业未能顺利通过证监会股票发行审核委员会（以下简称发审委）的审核，被否率约为15.31。据证监会官方网站上陆续发布的准上市公司被否决具体原因显示，除持续盈利能力不足、成长性不确定等几个因素外，知识产权也成为了企业上市受阻的一个原因。其中
3、包括了商标、专利、非专利技术等多个领域。,国家知识产权局的一项专门调查显示，在创业板新上市或拟上市的14家科技类公司中，已授权的专利有244件，其中发明专利只有69件，仅占28.3%。上述14家公司在招股说明书中，特意罗列了各自已经提交的大量专利申请，但申请时间大都集中在近2年上市申报材料的关键时期。“知识产权意识淡薄，是主要原因之一。”盈科投融资专业律师分析了这些实际情况。认为，拟登陆创业板的部分中小企业在实际工作中存在“产品先行，知识产权滞后”的情况，缺乏有效的知识产权战略，知识产权的创造、运用、保护和管理能力薄弱，结果很有可能被竞争对手或投机分子恶意抢注，并以此人为制造知识产权纠纷，中小
4、企业极易因此在进入资本市场的过程中遭遇阻滞。,背 景,上市过程中涉及的知识产权问题一、专利方面二、商标方面三、著作权方面四、域名方面五、不正当竞争方面,涉及知识产权,专利权（Patent Right），简称“专利”，是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权，是知识产权的一种。我国于1984年公布专利法，1985年公布该法的实施细则，对有关事项作了具体规定。专利法保护的客体包括发明、实用新型和外观设计三种。,背 景,商标权是商标专用权的简称，是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志，由文字
5、、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合或者上述要素的组合构成。商标注册人依法支配其注册商标并禁止他人侵害的权利，包括商标注册人对其注册商标的排他使用权、收益权、处分权、续展权和禁止他人侵害的权利.,商标权,著作权，又称为版权，是指文学、艺术和自然科学、社会科学作品的作者及其相关主体依法对作品所享有的人身权利和财产权利。它是自然人，法人或者其他组织对文学，艺术或科学作品依法享有的财产权利和人身权利的总称。包括重制权、公开口述权、公开播送权、公开上映权、公开演出权、公开传输权、公开展示权、改作权、散布权、出租权等等。,著作权,域名是互联网上企业或机构间相互联络的网络地址。作为互联网络上识别和定位计
6、算机的层次结构式字符标识，域名类似于互联网上的门牌号码，是网路环境中的企业地址和营业场所，客户可以通过这个地址找到企业，找到企业的产品，找到企业的联系方式，与企业发生商业往来。,域 名,不正当竞争，是指经营者违反反不正当竞争法的规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。1.假冒他人的注册商标；2.擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品；3.擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；,不正当竞争,首次公开发行股票并上市管理办法第十二条：最近三年主营业务没有发生重大变化第三
7、十七条：（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用不存在重大 不利变化的风险；,主营业务和持续盈利能力的规定,主营业务和持续盈利能力的规定,首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法第一条：促进自主创新企业和成长型创业企业的发展第十三条：最近两年主营业务没有发生变更。第十四条第三款：（三）发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；,知识产权出资问题,对境内上市而言，要求主营业务突出，对中小板及创业板更要求主营业务单一，除要求过往三年或二年业绩外，尚须具备可持续盈利能力，其中主营业务所依赖的知识产权
8、，则是可持续盈利能力保障的一个重要方面。,知识产权与公司上市之间的关系,1、主营业务和持续盈利能力所依赖的专利权（1）享有专利权的所有权（2）享有专利权的使用权2、知识产权出资的法律规定3、知识产权披露的规定和法律应对,具备专利所有权,专利技术方面可以通过专利证书以证明相应的权属。专有技术，因为其为对外公开，属于商业秘密的范畴，要证明其权属一般比较困难。常见的证明方式有召开股东会做出开发某项技术的决议；委托相关员工进行该项技术的研究与开发的证明；财务上，有该项开发费用的列支。,认识缺陷：知识产权有权利证书就行了 法律缺陷：与原始登记不符、权利失效,具备专利所有权,1.1专利权的年费专利法第四十
9、三条 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。根据专利法规定，在专利权被授予后的期间内，专利权人为维持其专利权的有效性而应每年缴纳一定费用。这是专利权与商标权、著作权完全不同的制度。很多人不了解专利权与年费的关系，认为只要拿到了专利证书，就一劳永逸的享有了专利权。这是完全错误的，也是非常危险的，专利权没有年费的维持，其权利会终止，专利证书也只能是一张废纸。,具备专利所有权,案例1,苏州恒久光电科技股份有限公司（简称苏州恒久，申购代码300060）上市挂牌前一刻被叫停。据苏州恒久招股说明书披露，苏州恒久是一家国内激光OPC鼓生产制造行业内规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的龙头，也是
10、全球能够掌握该行业核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数企业之一。2010年3月1日，苏州恒久对外公告中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，3月8日刊登招股说明书，3月9日网上公开发行新股，3月12日公布中签号，标志着申购顺利完成。一般情况下，只需等待安排即可敲响创业板上市锣声。然而，3月18日苏州恒久再次发布公告，称中国证监会要求对媒体报道情况进行核查，暂时不能按计划上市。而据媒体报道，苏州恒久在招股说明书中披露其拥有专利权的五项专利已于2010年2月24日被终止专利授权，原因皆为“未缴年费专利权终止”。,12 专利权是否存在质押、查封等权利受限制情况 根据专利法律及
11、其他法律规定，专利权可以质押，并应至国家知识产权局进行专利权质押登记。但是，在专利权证书上，是看不到专利权质押的说明。同样的，如果一项专利权涉及法院或其他有权机关的查封时，也不会在专利权证书上作注明，而只会在国家知识产权局作登记。所有这些，单单检查专利权证书是不可能得到的。13专利权可依专利权人书面声明而放弃。根据专利法，专利权人以书面声明放弃其专利权的，则专利权在期限届满前终止。而这一点，单查看专利权证书也是不可能看到的。,具备专利所有权,具备专利所有权,以上种种，说明在对专利权进行“体检”时，单查看专利权证书是绝对不够的。那么，需要查验哪些法律文件才能得到清晰的答案呢？根据专利法实施细则规
12、定，国家设置专利登记簿，登记与专利权的授予、转移、无效、终止等事项，而任何单位和个人，均可以向国家知识产权局申请查阅上述专利登记簿！这也是对专利权进行“体检”的唯一正确做法。特别是，专利登记簿副本将清楚地说明，该专利年费已经交纳的日期。,具备专利所有权其它方面,公司在哪个区域拥有专利权公司的专利权利是否与其他权利冲突而丧失其权利或不能享有完整的权利,法律应对：1、定期缴纳年费。专利的年费金额相比较一家企业上市可能募集的金额而言是相当少的。根据中国专利法律规定，专利权的类型不同，年份不用，相应的年费也不一样，其范围从900元至8000元一年，而且还会有相应的减免。2、原始登记核查。在收购专利权时
13、，一定要请专业人士对国家专利局的专利权原始登记进行核查。,具备专利所有权,A.独占性许可与授权许可人给予被许可人在规定期限内和地域内实施其专利权的独占权利，许可人自己在上述期间内或地域内也丧失了实施该专利的权利。B.独家许可与授权与独占性许可与授权不同，合同尽管明确约定实施许可是独占性的，但是专利人自己对被许可他人实施的发明创造仍享有实施权，只是不能够再与任何第三人订立许可合同。,享有专利权的使用权,C.普通许可被许可人在规定的时间和地域范围内享有实施专利权人已经取得专利的发明创造的权利；同时，专利权人自己仍然享有权利利用该发明创造，也可以与其他人订立非独占许可合同。D.转许可使用关于许可使用
14、中尚有另外一种情况:即股东受许可使用，转许可给拟上市公司使用。台资等境外资本进入，有类似情况，由境外公司许可股东，股东转许可境内公司。,享有专利权的使用权,需考虑的问题有：独占性许可与授权 由于许可人给予被许可人在规定期限内和地域内实施其专利权的独占权利，许可人自己在上述期间内或地域内也丧失了实施该专利的权利。因此，在许可期内，对公司没有太大的影响，但是许可到期后拟上市公司是否可继续持有此许可或获得授权，是拟上市公司所要面临与解决的重要问题。独家许可与授权 权利期限；期满后专利人是否会继续许可与授权；专利权人自己的使用是否对拟上市公司的经营造成影响，在专利权人为拟上市公司股东的情况下，若其给予
15、拟上市公司的许可为独家许可与授权，则其自主使用专利权进行经营时可能出现同业竞争问题。（什么叫同业竞争）,享有专利权的使用权,享有专利权的使用权,普通许可专利权人是否会将专利许可或授权给竞争对手；专利权人是否会持续将专利权使用权授予拟上市公司；专利权人的自行使用是否会导致同业竞争。转许可使用需审查是否可以转许可，产品销售范围是否有限制（尤其是与股东是否有市场方面划分），是否产生同业竞争。,法律应对和商业应对：（1）对于经许可或者授权使用他人的知识产权，均存在许可期（授权期）满后面临是否可持续使用的问题，特别是对于国外的知识产权。那么拟上市公司在上市之前就应与权利人充分协商，签订更为详细、周密的权
16、利许可或授权协议。（2）为避免对拟上市公司的未来经营与发展造成不利风险与影响，最优方案是受让专利权或自主研发可替代的知识产权。,享有专利权的使用权,商标权,证监会在对申请进入创业板的公司进行审核时，会着重考察这些公司是否具有独立性。而从商标体系层面考量，如果出现商标授权涉嫌关联交易、商标依赖于控股股东或者第三方等情况时，证监会会认为该公司独立性存在缺陷，从而以此否决准上市公司的上市申请。,案例：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发审委审核中认为，发行人销售中使用的主要商标未来经营中使用存在较大不利变化的风险。与海霸王（汕头）食品有限公司共同拥有“甲天下”、“皇氏甲天下”商标，这个是发行人销售中使用
17、的主要商标，有关协议书中未明确划分共有双方的使用领域，且约定协议对发行人较为不利，如：“发行人申请人和带有“甲天下”文字的商标，必须首先征得海霸王（汕头）食品有限公司的同意；”由此可见，发行人对该无形资产的权利受到较大限制，发行人未来经营中使用该商标存在出现较大不利变化的风险，所以发审委认为不符合首次公开发行股票并上市管理办法第37条的规定。,商标权的使用权,商标共有虽不违反我国现行法律规定，但是此商标共有协议可能对皇氏乳业经营产生如下影响：共有协议对双方使用商标的具体商品范围未进行明确约定，将来有可能导致相互竞争；共有协议对商标到期后的处理未进行明确约定，如届时海霸王公司（该公司目前未实际使
18、用共有商标）不予配合，无法在法定期限内展期，会可能造成皇氏乳业失去上述商标的所有权；共有协议未对共有商标的推广进行约定，考虑到皇氏乳业拟将上市，以及拟上市公司将来对商标的宣传推广等因素，商标的价值必将大幅提升，届时海霸王公司基于对商标的共有权利，必将无偿从中获取利益；对共有商标的处分必须取得双方的一致同意，这必将对皇氏乳业对商标的使用造成限制，从而影响到资产的独立性。,商标权的使用权,上述案例法律解决方案：（1）逐步淡化共有商标的使用。对于双方共同拥有的“甲天下”商标，签订共有协议。公司开始在瓶装、巴氏包、部分屋顶包等产品上逐步突出“皇氏乳业”商标。（2）申请和使用新的替代商标、替代商标组合。
19、在原来使用“甲天下”的产品上，开始使用“皇氏乳业”、“八桂情”和“乳果传奇”等商标。(3)控股股东个人承诺。发行人控股股东黄嘉棣先生已于2008年3月3日承诺：“皇氏乳业成功发行上市后，若与海霸王食品或任何其它企业、部门就“甲天下”、“皇氏甲天下”商标问题存在纠纷，导致皇氏乳业承担赔偿、罚款责任，全部由本人承担。”,商标权的使用权,应对措施,应对措施 拟上市公司应及时注册商标，“固化”自身品牌；同时应设立商标监控制度，在发现有与自身商标相同或近似的商标进入商标申请流程的时候要及时采取应对；此外，对于主商标被控股股东或其他股东控制的情形,最好以商标转让的方式彻底解决上市公司的商标危机,至少应当签
20、订长期甚至无期限的商标许可使用合同,从而确保股东不会以商标权来要挟上市公司。,其它,著作权方面域名方面不正当竞争方面,知识产权出资依据知识产权出资额在注册资本中的比例变化知识产权出资的法定程序,知识产权出资的相关问题,公司法第二十七条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实务、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”,出资依据,保护期限与公司经营期限的冲突发明专利的保护期限为20年，实用新型、外观设计专利的保护期限为10年，而且保护期限从申请日开始计算，而非从授权公告日开始计算，一旦缩短于公司的经营期限，则实质上相
21、当于专利权人变相抽回了其出资。在公司承担责任要求方面的冲突按照公司法第3条的规定，公司有独立的法人财产，享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事义务，公司以其全部法人财产依法经营，自负盈亏。出资人以专利使用权出资的情况下，专利权人仍为出资人，公司仅为专利使用权人，依据专利法第12条的规定，公司在未得到专利权出资人同意的情况下，无权转让专利使用权，也无权许可他人使用专利，当然也不可能将专利使用权作为其财产对外偿债。因此，对于公司而言，权利只在于“使用”，而不及于“处分”，这与公司以投资形成的全部财产对外承担责任的公司法要求形成了悖论。,知识产权出资法律冲突,在公司股份转让方
22、面的冲突 公司法第72规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或部分股权；股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意；经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。而按照专利法第10条规定，专利权可以转让。专利权人以专利使用权出资后，依法仍具有专利转让权，如在公司经营期间转让专利权的话，其就会自动丧失股东资格，受让人自动成为公司的新股东，这明显违反了公司法的上述规定，不仅股份转让未经其他股东的同意，而且还侵害了其他股东的优先购买权。若受让人不直接取代原专利权人的股东地位，允许原专利权人继续享有股东的权利，则专利实施权就脱离了专利权，这与专利法的规定相悖。,知识产权出
23、资法律冲突,法律应对：应在许可使用合同中增加限制性条款1、未经公司股东会同意，专利权人不得转让其权利，如其他股东同意专利权人转让其权利，在同等条件下有优先购买权；2、未经股东会同意，专利权人不得自己实施专利或许可公司以外的其他人实施其专利；3、经股东会同意，公司可转让上述专利使用权或许可他人实施专利，无需经专利权人的许可；4、专利权人在专利使用权出资期间，无权放弃专利权。,知识产权出资应对措施,公司法第二十七条规定：“全体股东的货币出资额不得低于优先责任公司注册资本的百分之三十。”本条表明，出资财产中，无形资产出资比例规定最高可达到70%。对于工业产权的出资比例旧公司法规定不得高于20%，以高
24、新技术成果出资的，最高也只能达到35%，其余为货币或事物出资。,知识产权出资额在注册资本中的比例及变化,但是这并不等于用知识产权出资可以等于全部资本的70%国家科学与技术委员会和国家工商管理局在1997年颁布关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定，规定将高新技术成果所占公司注册资本额的比例提高到35%，要求高新技术出资入股应通过国家科委或者省级科技管理部门的认定。而1999年科技部和国家工商管理局颁发的关于以高新技术成果作价入股若干问题的通知则规定：“高新技术成果作价金额在500万元人民币以上，且超过公司注册资本35%时，由科技部认定。”,知识产权出资额在注册资本中的比例及变化,A.评估。出
25、资时须经具有证券从业资格的评估事务所进行评估B.验资。指注册会计师依法接受委托，对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验，并出具验资报告。C.权利转移。如为出资所得，则评估报告、验资证明，以及出资人拥有该技术的证明为必备文件。同时需将权利转移至出资企业名下。,知识产权出资的法定程序,知识产权出资人主体资格的认定瑕疵评估值过高未进行权属转移,知识产权出资法定程序中的法律问题,专职的科技人员：如高校教授、原来其他企业的专职研究人员，作为出资的知识产权是否是职务行为，其职务单位是否享有知识产权的主张权？法律应对：1）出资之前，要出资人提供与原单位的科研协议或劳动合同。2）
26、与出资人签订承诺书。3）最好有职务单位的声明。,知识产权出资人主体资格的认定瑕疵,2）评估值过高 在知识产权出资作价的评估中，可能会发生对其价值的“高估”现象，规范的做法是进行合理的评估，是注册资本总额尽可能真实，避免隐患。技术易受市场发展和技术革新的影响，在技术发 展迅速的今天，一项专利所代表的技术往往会在一定的时间内被新技术所代替或淘汰，其市场价值就会发生贬损，一旦作为出资的专利的价值波动致使其实际价值低于，甚至是远低于其出资入股时的评估价值，如短期内出资技术即贬值，则叫容易被是为高估。法律应对：现金补足，但是一般难以确定应补足数额。或重新评估,评估值过高,3）部分企业在评估、验资后，并未
27、进行权属的实际转移，则在法律上是同未出资到位。法律应对：1）办理转移手续2）实际运作一段时间，保证整体出资的稳定性,未进行权属转移,拟上市企业说拥有或使用的知识产权，需详细披露，如为核心秘密，则可以申请豁免披露。最容易出现的问题是：失实披露和披露不足法律应对：（1）已取得权属证书，可进行实际披露（2）已进行相关权利申请与受理的，进行阶段性信息披露（3）对非专利技术，可仅对其名称进行披露,知识产权披露的规定和法律应对,总结,知识产权是个复杂的体系，对于某个特定的企业来说，其可能侧重于这个体系里的专利，也可能侧重于商标，还有可能侧重于著作权等。不管是侧重于哪个方面，企业都应当以宏观视角来处理知识产权问题，做好知识产权方方面面的准备工作，近则避免陷入“知识产权门”而延缓上市，远则可建立强大的知识产权体系以在市场上攻城略地，抢占并维护市场份额。,
