《集团公司知识产权法律风险防范与控制.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团公司知识产权法律风险防范与控制.docx（13页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、知识产权法律风险防范与控制一、什么是知识产权法律风险知识产权法律风险指企业经营过程中有意或无意对他人知识产权构成侵害的风险，以及内部职工、交易对方及竞争对手因各种原因给本企业造成的知识产权侵权风险。二、企业知识产权风险识别企业知识产权的风险与企业的生产经营活动是密不可分的，贯穿企业的全过程。根据企业研发、生产、销售三个阶段经营活动的不同特点，将知识产权风险结合经营业务的阶段进行分解，主要表现在以下方面：1、研发活动期风险研发活动是企业推出新产品获取市场竞争优势的基础环节，在研发项目的立项、研发路线的确定、研究成果的保护等不同阶段都涉及到知识产权风险。一是在研发立项论证时未进行专利信息的详细检索
2、，导致辛辛苦苦投入大量经费，自主开发获得的研发成果却不能使用，否则就构成侵权。二是研发完成时，开发出的新技术或产品不进行有效保护，导致被限制使用的风险。很多企业开发了新产品，不及时申请专利保护，往往等到他人先下手圈地后才慌了阵脚，后悔当初没有申请专利保护。三是国外专利权人对国内企业部署的专利陷阱，更成为国内成功企业面临的知识产权风险的重地。四是产学研合作中企业的知识产权权属未能得到明确规范，导致自树竞争对手的风险。产学研合作是目前提升企业技术创新能力的一种重要形式,企业的产品开发经常是多方努力的结果，因此各方在这个产品中可能都拥有一定比例的知识产权。由于研发合同中未对知识产权权属和风险进行明确
3、,往往导致形成的知识产权的归宿和使用范围等都存在知识产权风险。如果研究机构只是将形成的专利等知识产权成果普通许可给企业使用，此时就存在研究机构将知识产权成果重复许可给第三方使用的风险,或者产学研合作的成果为多个权利人共有，且各个权利人均有实施能力，就该专利权的实施各权利人之间便不可避免地存在竞争关系，甚至演变成恶性竞争。2、生产活动期风险企业在生产过程中涉及的知识产权包括：专利、商标、计算机软件、著作权、商业秘密，如专有技术、加工工艺、生产设备改进方案、生产信息、采购与加工合同、生产控制软件、产品造型、特有商品装潢等。企业在采购过程中，往往不重视对供应商及所采购产品的知识产权状况进行评价与确定
4、,很少要求供应商提供涉及的知识产权权属证明。特别在委托加工、来料加工等对外协作生产的过程中，由于在采购组装的过程中未对涉及的知识产权进行规范，明确代工过程的知识产权权责，往往埋下了侵权的炸弹。对新技术、新产品的使用，尤其是企业独家定制的原料和设备等事宜，由于处于试制或小规模生产，企业一般都未明确供方的保密和知识产权保护责任。特别是大量中小企业在配套加工中，根据主机厂商的要求自主开发出来的新样品试制时由于面临强大的市场竞争压力,更是难以对主机厂商提出知识产权保护要求，导致企业知识产权不能得到有效的保护。3、贸易活动期风险企业在贸易过程中涉及的知识产权包括：专利、商标、计算机软件、著作权、商业秘密
5、，如营销策略、营销合同、市场宣传和推介方案、特有商品装潢等。产品的外观设计未进行事前保护，导致为他人作广告宣传，开辟市场。企业在产品销售前要根据市场进行产品的外形或外观包装设计,独具匠心的商品装潢能成为产品的特有标识,为产品市场开拓打开渠道,往往很多企业在推出产品初期未对特有商品装潢进行有效的知识产权保护，如申请外观设计专利、注册商标等。当产品占据了一定的市场，出现仿冒者时才想起保护，由于事前没有进行有效的法律保护缺乏没有明确的判定依据，往往导致企业辛辛苦苦开辟的市场被仿冒者轻松分得一杯羹。产品售前的广告说明、销售策略和市场推介方式都是需要进行知识产权保护的重点，这些都是企业推出新产品的杀手铜
6、。具体的销售策略都是每个商家的机密，必须采取有效的保护，才能打好出奇制胜占领市场的一仗。产品营销决策前缺乏必要的审慎调查，未对广告主题词做必要检索，往往导致企业陷入知识产权的困境。三、风险防范的有效手段知识产权风险源于技术、经营、管理等方面的诸多不确定性因素。降低风险的最有效途径是风险防范，实施有效的知识产权管理。1、进行知识产权评审知识产权评审包括研发项目立项阶段对相关的技术信息特别是专利的检索和分析评判；研发完成后对成果的保护形式进行评审，确定采取专利或技术秘密等不同保护方式；生产阶段工艺路线的评判，利用专利文献选择较好的工艺路线；采购阶段对供应商的知识产权状况的评价:产品销售阶段对营销方
7、案、广告用语的知识产权调查,对欲注册商标的商标查询等。2、建立知识产权档案企业建立的知识产权档案，包括商标注册、专利申请的相关资料和文件，以及研发活动的研发记录，知识产权评审资料等。一般而言，企业知识产权档案中专利内容应包括从技术研发、试制、申请专利的原始文件、修改过程文件、专利申请受理通知书、专利证书、专利年费交费票据、专利变更文件等，商标内容应包括商标设计文件、注册商标申请文件、商标注册公告、注册商标证书、商标许可合同等。完备的企业知识产权档案，应根据企业知识产权的活动过程和特点进行整理和归纳，才能确保发挥原始的、直接的、完整的法律证据作用，作为防卫侵权诉讼的“盾牌”。这样既可以识别企业本
8、身拥有的全部知识产权，确定知识产权的权属，也可以严格监控市场动态，了解竞争对手最新的产品开发情况和侵权发生现状。当企业知识产权受到侵犯或威胁时利用完备的知识产权档案，积极地参与起诉或应诉。3、采取必要的防范措施防范措施主要包括对合作方和员工的合同约束。合作方的约束应根据合作的内容对涉及的知识产权权利和责任进行明确规范,利用设置知识产权保证条款来排除企业的侵权责任，减轻可能发生的侵权赔偿责任，这样即使在将来的诉讼中被判决承担赔偿责任，也可以在诉后依据合同条款向合作方追偿，将侵权风险转移给合作方。在采购环节应明确要求供应商进行知识产权担保，确保不侵犯他人知识产权，不采购侵权产品。如在给他人做定牌产
9、品时，合同中应明确商标保障条款即对方必须保证其商标合法有效，一旦发生商标侵权，由对方负完全责任。在委托他人为本企业做定牌产品时，合同中应明确专利保障条款，即对方必须保证其使用专利技术或产品的合法有效，一旦发生专利侵权，由对方负完全责任。同时在指定配套厂商或为主机厂商配套时，应在供货合同中，对新技术、新产品的使用，尤其应针对企业独家定制或自主开发的原料和设备等事宜，明确供方的保密和知识产权保护责任，限制主机厂商的知识产权权利。对企业员工的约束主要由于企业雇员的不当行为往往带来丧失知识产权的风险。以高新技术企业为例，其技术开发人员对于同样的技术问题，往往会不自觉地重复利用以往做过的设计或技术解决方
10、案。如果该技术人员一直任职于该企业并与企业签订了保密协议，尚不足以造成泄密或侵权的风险。但当其跳槽到同类行业的另一家企业时则会引起知识产权侵权的麻烦。特别是己经与前雇主签订了保密协议的雇员，若违反该协议披露了有关商业秘密，将会引起新雇主与前雇主之间的法律纠纷。为了防止员工使用来自于前雇主的保密信息，包括客户身份、经营方法、潜在客户清单、产品销售计划与服务等，避免企业的重要知识产权随着人员的变动而流失，企业在招聘过程中就应该与雇员订立非竞争或非披露协议，来规范员工的职务行为，防范丧失技术秘密或商业秘密等知识产权的风险。四、知识产权法律风险的识别和控制措施根据与贸易有关的知识产权协议等文件的规定，
11、知识产权包括著作权、商标权、地理标记权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计权、未披露过的信息专有权等。此外商号权、植物新品种、非物质文化遗产、产品名称、包装、装潢等也属于知识产权。（一）企业设立和对外投资中的的知识产权风险根据法律规定，各种形式的知识产权都可能用来进行投资，既可以出资设立企业，也可以对外投资，然而以知识产权投资的企业往往属于高风险行业，对知识产权的所有人或其他投资人都意味着较高的风险，只有在投资前注意到这些客观存在的风险并进行有意识的防范与控制，才能最终实现投资的预期目的。最常见的知识产权出资形式包括：著作权、专利权、商标权、商号权、商业秘密权等，出资的方式既可以是所有
12、权也可以是使用权，具体方式主要取决于双方的约定。1、企业名称（字号/商号）选用中的知识产权风险不管设立哪种形式的企业，第一步就是确定企业名称，根据法律规定，一个完整的企业名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，如：山西XXXX集团有限公司行政区划字号行业组织形式风险提示：在工商管理机关核准企业名称时，行政区划、行业、组织形式一般都已经确定，只有字号需要选择确定，并经核准。企业名称如同人的名字，一般人都希望通过好的名字引起相关公众的注意，在使用中形成自己的品牌，并且企业名称（字号部分）本身就是受法律保护的权利。但使用不当，则会给自己带来巨大的风险，特别是，有些企业在设立过程中出于“搭他人便
13、车”的动机,有意无意地让自己的企业字号与他人的企业字号、商标等相似甚至相同，这往往会给自己的企业带来意想不到的侵权风险。风险防范与控制措施（1）确定企业名称前认真检索，看是否与他人的在先权利冲突，如企业字号、商标、产品名称等;（2）不傍名牌、不搭便车，走自己的品牌之路；（3）注重对自己企业名称的全面保护，如将企业字号同时申请为商标，并在产品包装及广告宣传中突出使用，加深消费者印象，扩大社会影响；（4）发现侵权行为及时制止；（5）如要使用他人字号经营，事前应获得合法授权（如特许加盟）。2、知识产权出资股资中的法律风险（1）知识产权出资范围认识不清的法律风险版权以及有关权利、商标、专利、非专有技术
14、、厂商名称权、集成电路布图设计、未披露信息等都是可以利用的出资方式，面临具体出资形式选择的法律风险。因为知识产权种类不同，市场应用价值也可能存在区别，必须选择相对成熟的并有广阔市场前景或商业价值的知识产权种类出资。（2）知识产权权利瑕疵的法律风险：A权利无效B投资人无处分权C被质押D转让行为被撤销等（3）知识产权出资价值评估中的法律风险知识产权的评估价值关系到其市场应用及盈利价值，同时也关系到股权比例或控制权强度，所以依据客观、真实、全面的评估资料，选择科学合理的评估方法和专业评估机构是高新企业在技术出资过程中必须考虑的问题。在评估过程中，忽视以下因素往往导致评估结果失误。审核高新技术前期开发
15、费用不实。同类产品或技术的市场风险预测不准确，市场潜力和价值分析出现偏差。后续开发费用投入预测失当。如果评估失实或不当，将导致投资的重大失利风险。（4）知识产权出资比例的法律风险根据法律规定，知识产权出资的最高比例可达百分之七十，这说明法律鼓励以知识产权出资，但过高或过低的出资比例同样存在着法律风险。因此，必须根据实际情况选择合适的出资比例。（5）知识产权有效期限制的法律风险以工业产权中的专利权和商标权出资都必须在其有效期内，如果超过期限，就属于出资瑕疵了，而以非专利技术出资就无期限限制了，这也是需要引起重视的地方。（6）出资后知识产权转移的法律风险出资各方即使知识产权权属不存在争议，也同样面
16、临者对技术拥有方转让知识产权的制约问题，因为这关系到资金出资方的风险利益，不当的流转或者交易，将可能不利于知识产权价值的维护和利用。控股一家企业对控股方来讲，不仅具有可以并表核算的会计意义,更具有能掌握经营管理主动权的控制意义。真正控股一家企业，除了控股方投资比例占绝对优势外，还必须由控股方担任董事长，另外还有委派总经理、财务总监的提名权。这样，就能更有效地贯彻实行企业董事会的决议和管理理念。对于投资控股一家高新技术企业，更深一层的意义还在于控股股东能真正掌握所投资的那项高新技术，防止高新技术被移花接木，偷梁换柱，给投资方造成巨大的投资损失。因此，在合作协议中，当事人如忽略或轻视技术成果的权属
17、问题，或者约定含混、不明，容易导致争议发生，尤其是对技术开发方而言，造成知识产权保护的重大障碍。这种隐患将可能导致技术成果的组成部分被不正当的利用、泄露，或完整性缺失。风险防范与控制措施（I）明确约定知识产权归公司所有在组建高新技术企业的协议中列明高新技术投入前与投入后的所有权，并列入投资各方关于所投的高新技术的保证与承诺，以法律来约束投资各方处理高新技术成果的行为，而且只有知识产权出资在办理转让手续后，才真正能够属于企业所有和控制。相应的可在公司章程中列入投资“各方声明条款”：与该项高新技术有关的专有技术（包括但不限于特定的生产流程、工艺及其他依据法律和惯例应当被合理地视为专有技术组成的技术
18、秘密）的所有权属于组建的公司独家所有，各方承诺在任何时候、任何场合均不会提出相反意见，并不得以个人名义转让。（2）明确约定各方具有知识产权保密义务限制各方对相关知识产权资料、技术秘密的使用和保密，如果不限定保密义务，不采取相应的保密措施，将会导致各方可能发生任意使用、转让或泄露的风险。如果该高新技术被非法泄露，将严重影响到所设企业的商业存在价值和风险投资人的风险利益，因此，可考虑在高新技术企业的合同章程中列入有关高新技术的保密义务和泄密处罚条款,并通过制定完善的企业商业秘密制度防止商业秘密的泄露。（3）通过技术员工股权激励的方式保护知识产权在股东利益的驱动下，科技人员带技术入股不仅有利于高新技
19、术的运用，还有利于高新技术专利权的保护，同时使高新技术的后继发展也有了保障。（二）企业对外宣传中的知识产权风险（不正当竞争）这类风险主要包括：1、产品名称一一与知名商品的名称、商标相似性风险2、产品包装、装潢3、广告一一搭便车、模仿他人构成侵权等，违违反了反不正当竞争法第五条经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（）企业生产经营行为中的知识产权风险1、技术转让的风险存在的风险（1）所转让的技术不可实施；（2）利用包销条款欺诈受让方；（3）变相高价出卖设备;（4）已转让技术进行再转让；（5）利用不实报道进行欺诈。防范措施（1）对合作对象进行必要审查订立技术合同前，订约者有权选择
20、订约对象，而要防止风险的发生，就要注意签约对象的选择，选择那些资信情况好的客户作为交易的伙伴。事实也证明，技术合同风险的产生,几乎都是由于对交易伙伴的资信情况没有进行很好的调查与了解，只是凭熟人介绍或为贪小便宜与欺诈者成交而造成的。要了解对方的资信情况,必要时可要求对方当事人提供有关证明文件如银行开具的资金证明等。一般情况下，资金多、信誉好的客户为促成交易，会积极主动地提供往来银行，以此来赢得交易对方的信任。如果对方不愿提供往来银行，则不宜与其进行贸易交往，即使进行，也要持小心谨慎态度。另外，也可通过当地的律师事务所、工商局及与其交往的客户进行调查，获得合作方的经济状况、商业信誉、主体资格、缔
21、约能力等方面的广泛信息。（2） 了解技术的真实性、可靠性与市场价值技术合同中的技术标的一般由于其具有先进性，当事人并不能凭自身的知识了解，但是技术成果不可能违反科学的常理和规律,可以在签订合同前向有关部门或技术人员鉴定该技术的可行性。考察技术标的时还应了解该技术实施后可能创造的经济效益、市场范围、是否已实施、实施范围，从而对付出的成本有所衡量。3）技术合同设定担保时的注意事项在签订技术合同时，一方当事人为保险起见，可要求对方当事人设立担保。设定担保时一定要注意，当事人切不可将财物轻易交付给对方而设定担保。因为许多技术合同的欺诈方专以骗取定金、抵押物为目的，骗得后往往逃之天天。（4）进行可行性综
22、合考察与研究在技术转让合同中，作为转让方应考虑技术的成熟性、稳定性，转让的形式，作为受让方应了解技术的先进性、实用性,是否有可替代的其他技术,转让技术的合理价格应是多少，使用标的技术的经济利益如何，能否马上进行大规模的工业生产，现阶段的社会经济状况是否适用该技术等。在技术服务和技术咨询合同中，技术服务、技术咨询的关键问题是什么，有多大难度，服务方、顾问方应付出多大劳动，劳动的价款应怎样计算。一项技术能否控制最终决定着该项技术的能否实施，如果受让人对上述方面的考察中有一项或多项不能确定，那么签订合同时一定要慎重，否则很可能蒙受损失。（5）注意技术转让合同的法律限制任何一项特定的、现有的、权利化的
23、技术方案，包括产品、工艺、方法和材料等，都具备转让的前提，不受技术水平高低和专业领域的限制。但是有些技术的转让受法律限制。（6）明确违约责任，慎重付费。技术合同欺诈人一般都以技术使用费、技术转让费为目标。在技术合同签订中费用的支付，对受让人来说不先支付费用而在合同实施后，根据产品的销售按比例提成或盈利后给对方分配一定的利润，应当是风险最小的一种支付方式。合同欺诈人一般只接受一次性支付,如果对方宁可以极低价格转让也不接受其他方式的支付，受让方应当提高警惕以免上当。另外在技术合同中对违约责任应当制定得明确详细，为防止技术合同法律风险提供更多的法律保护。2、贴牌生产（OEM）的风险“贴牌生产”或“代
24、工生产:在我国，人们因地域文化的差异，对OEM的理解不尽相同，也被称为“委托生产”、“委托加工”、“定牌制造”、“生产外包”等。虽称谓各异，其本质都是受委托方（OEM加工方）根据委托方（OEM需求方）的要求，为其加工生产产品并贴附委托方的商标，获取加工费用，自己没有该商品的销售权。OEM不同于商标使用许可：虽然OEM与都是品牌运营方式，并且具有几乎相同的经营优势，但是两者还是有本质的不同：性质不同。贴牌生产的性质属于合同法规定的加工承揽，因此，受托方只负责加工而无权以任何形式销售其为委托方生产的产品。商标使用许可则可以在合同中约定被许可人在一定的区域内进行销售。商标标识的标注不同。依据产品标识
25、标注规定第九条第三款第四项规定，受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。换言之，受委托人可以在产品上不标注自己的名称、地址。风险提示:（1）委托方可能承担产品质量责任；（2）品牌声誉受损；（3）委托方提供的商标是第三人的商标；（4）OEM厂商未经委托方同意擅自在市场上销售OEM产品；（5）OEM厂商在销售产品时违反我国商标法中的规定；（6）OEM产品上标注了假冒的厂商、厂址、产地。风险防范与控制措施：（1）签订详尽的合同。OEM合作双方应当根据合同法合同法的有关要求签订承揽合同。合同主要内容包括合同双方各自的名称、住所、承揽的标的，标的物的数量和
26、质量，原材料的提供及原材料的数量和质量要求，报酬、承揽方式，合同履行的期限、地点、方式，验收方法及标准，违约责任等条款，使双方的权利义务有据可依。委托方应当提供合法有效的营业执照或营业登记证书等主题资格证明；提供复印件的，通过代理人签订OEM合同的还须提供合法有效的委托代理书。OEM涉及使用注册商标的，委托方应提供合法有效的商标注册证书：提供商标注册复印件的，应由委托方所在地工商局或相应的机构出具有关的证明。（2）规范OEM中的商标标识的标注行为OEM中的商标标注应严格遵守产品质量法、反不正当竞争法等法律规定。产品标识应真实、准确，不得标注引人误解或虚假的产品标识，不得假冒或冒充注册商标，不得
27、伪造或冒用认证标志等质量标志。OEM产品及内外包装上的标注应当一致,不得互相矛盾。产品标识所使用的文字应符合法律规定。在国内销售的产品应严格使用中文标注，对出口的OEM产品可根据委托合同的约定使用相关文字进行标注。否则，违反法律有关的商标标注规定，将要承担相应的行政责任、民事责任甚至刑事责任。总之，对于OEM委托方或OEM受委托方，要解决好OEM运作过程中出现的知识产权等法律问题，最重要的一条就是采取有效的预防措施，包括在委托协议中对相关知识产权问题加以明确约定，对可能涉及的知识产权情况进行查询，严格审查对方提供的知识产权证明文件，等等。如果等到纠纷已经出现再考虑应对之策，对相关企业来讲，损失
28、很可能就已经无法避免了。3、特许经营（加盟）的法律风险特许经营是指特许人将自己拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以合同的形式授予受许人使用，受许人按合同规定，在特许人统一的业务模式下从事经营活动，并向特许人支付相应的费用。特许加盟的法律风险（1）特许方不具备法人资格：根据我国的相关法律，特许方必须是法人单位，而不应是一个自然人。（2）特许方的商标未经过注册：没有注册的商标授予加盟者使用，加盟者利益很难受法律保护。（3）特许方自己不实际经营：如果他只是卖给你一个概念，连自己也不经营，也没有实际经营的产品，千万不要轻易下单。（4）项目本身不赢利：先仔细审查特许方的提
29、供数据是否合理，尽可能了解特许方真实的经营状况，不要轻信100%赢利的承诺，不要轻信有很多人抢着加盟一类的说法。（5）以先购买产品为条件的加盟：千万不要轻信，因为这样的方式很可能导致退货无门。风险防范与控制措旅如何签加盟合同（1）搞清楚特许的产品种类等基本内容：加盟者必须清楚加盟店售卖的货品种类及系列，对货品的描述应尽可能详细准确，要知道自己加盟了什么产品，是首要前提。（2）关于加盟期限：加盟店应要求条文订明有权选择续约，如可考虑是否在合约中表明加盟店可以提前3个月通知终止合约，以便在经营不理想的情况下提早退出，减少进一步亏损。（3）营业地址：为了防止竞争冲突，总店则应承诺在一定的范围例如加盟
30、店所在的商业区域，不应允许另一家加盟店的开设，加盟店应要求总店承诺在一定范围内开设另一家新店，则该加盟店应有优先权。（4）有关费用问题：加盟费是必备的条款，一般约定在加盟时一次支付，加盟费一般由特许方根据自身的品牌与加盟商尚定。关于商标等使用费，也是一项主要费用，加盟店使用总店的商标、商号、知识产权及接受管理训练及服务等。一般情况下，按销售额的一定的一百分比计算。虽然根据企业连锁经营有关财务管理问题的暂行规定第16条规定，加盟店按销售额（营业额）不超过3%的比例支付特许权使用费。但是，该规定没有明文禁止总店征收其它费用。因而，总店一般也会收取一定的其他费用，如广告费用、保证金等。（5）有关总部
31、的支持：总部的支持对于加盟商的运作至关重要，总部一般应在加盟店的员工培训、广告宣传活动的组织、原材料的配送等等方面提供优质的服务，对于此部分，加盟者一定要仔细阅读加盟条款，防止只卖概念没有实际产品经营的加盟模式。4、购售产品的知识产权风险我国专利法、商标法及著作权法中对于销售商销售侵权商品的法律责任都作了相应的规定。专利法第六十三条第二款规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任J商标法第五十六条第三款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者
32、的，不承担赔偿责任。”著作权法第五十二条规定：“复制品的发行者不能证明其发行的复制品有合法来源的，应当承担法律责任J根据上述规定，销售商的侵权责任适用的是过错推定责任，应当理解为：销售商只要销售了侵权商品，就构成侵权；即使销售商不知道所销售的是侵权商品并能证明侵权商品具有合法来源的，也只是不承担赔偿责任，销售商仍应根据民法通则第一百三十四规定的民事责任，承担停止侵害、消除影响等其他侵权民事责任：如果销售商不能证明所销售的侵权商品具有合法来源，则法律推定其主观上有过错，应当对权利人承担包括赔偿损失在内的侵权民事责任。（四）企业并购中的知识产权风险收购商标其实等于收购市场，另外，通过并购获得最新的
33、专利技术，以抢占市场先机。为公司带来财源。或者通过并购获取专利技术，以解侵权之困。并购分股权并购和资产并购：股权并购中的知识产权问题相对简单，交易成本较低。因为在股权并购中，目标公司拥有的所有资产将自动转移给买方。但即使如此,仍然需要审查：目标公司是否真的拥有或者有权利使用那些运营某种商务必不可少的知识产权资产？目标公司股权控制的改变是否终止了某些重要的知识产权许可？资产并购中的知识产权问题相对复杂。不但要审查目标公司对每一个专利、商标、版权、域名等知识产权是否拥有所有权或使用权，还必须弄清楚其是否有权转让或许可他人使用，这些转让和许可是否要受限于某些条件，同时在交易过程中还需要针对目标公司每
34、一个知识产权准备单独的转让或许可协议，必须考虑不同国家对协议的条款和生效有不同的要求，如要求相应的知识产权当局批准或备案等。具体风险可包括：（1）知识产权有效性风险一一专利是否按时缴纳年费以维持其专利权的有效性是否被判无效，或因其他原因失去专有权。商标是否在期限届满前申请续展并获批准。（2）知识产权权利真实性风险一一专利权属于职工还是企业或是其他人；商标是所有权还是使用权或共有等。（3）知识产权权利范围风险一一是否拥有发明专利，有时还要研究发明专利的保护范围：商标所核准注册的商品范围是否覆盖了客户所要从事的商业，目标公司是否拥有客户所期望开拓的海外市场的商标专用权。（4）侵犯他人权利风险防范与
35、控制措施-知识产权尽职调查尽职调查是要确定：知识产权资产是否存在，所有权属于谁，拥有人的控制权有多大，知识产权的经济价值和战略价值，侵犯他人知识产权的潜在责任。知识产权的经济价值通常取决于知识产权的类型及其范围，包括知识产权有效期的长短、受保护地域的范围以及是否受到其它协议的限制等。知识产权的战略价值取决于其是否能很好地适合业务目标和其是否能够有效地实施。知识产权尽职调查的结果将会直接影响交易的价格，有时可能会导致交易结构的重新评估或改变，有时甚至决定并购的成败。知识产权尽职调查一般包含以下七个步骤：1.掌握并购目的。2.确认并购的交易结构。3.审查知识产权的有效性。4.分析知识产权的真正权利
36、人。5.审查知识产权的范围，确定是否符合客户并购的目的和是否能够有效地为客户所实施。6.考察目标公司是否存在侵害他人知识产权的情形。7.起草知识产权尽职调查报告。（五）劳动用工的知识产权风险（1）职务创作/创造与非职务创作/创造之争（2）“跳槽”导致的知识产权风险专利法关于职务发明与非职务发明的规定第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位
37、与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。第七条对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。著作权法关于职务作品与非职务作品的规定第十六条公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。作品完成两年内，未经单位同意,作者不得许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（一）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并
38、由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（二）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。劳动合同法对保护商业秘密的法律规定及具体措施第二十三条用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。第二十四条竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。
